Alan tuotteiden nimeämiskäytäntö ei poista tavaramerkkien sekaannusvaaraa

Esitelmöin tavaramerkkien sekaannusvaaran syntymisestä käytännön esimerkillä yrityksemme Papula-Nevinpatin IPR-huippuaamussa 6.2.2020. Esittelemäni tapaus saattaa kiinnostaa yleisemminkin, koska se valaisee tavaramerkkien sekaannusvaaraan liittyviä näkökulmia, joten kirjoitan tähän esitykseni pääkohdat.

Markkinaoikeus antoi elokuussa 2019 ratkaisun, jossa se arvioi sekaannusvaaraa Orion Oyj:n rekisteröidyn suomalaisen tavaramerkin Pegorion ja Ratiopharm Oy:n tavaramerkin PEGORATIO välillä. Orion Oyj oli vuonna 2006 rekisteröinyt tavaramerkin Pegorion muun muassa farmaseuttisille valmisteille.

Rinnakkaislääkkeitä valmistavan Ratiopharm Oy:n PEGORATIO-merkki puolestaan oli rekisteröity Suomessa vuonna 2014, ja tuotteet tuotiin markkinoille 2018. Molempia merkkejä käytettiin ummetuksen hoitoon tarkoitetuille apteekkituotteille.

Orion Oyj:n mielestä kyseessä oli tavaramerkin loukkaus, sillä merkit Pegorion ja PEGORATIO ovat toisiinsa sekoitettavissa. Lisäksi Orion oli käyttänyt merkkiään Pegorion yli kymmenen vuoden ajan, ja merkin käytön kautta vahvistuneen erottamiskyvyn ja tunnettuuden voitiin katsoa lisäävän sekaannusvaaraa entistään.

Toissijaisesti Orion vetosi asiassa sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa, erityisesti Pegorion-merkin maineen ja tunnettuuden hyväksikäyttöön.

Ratiopharmin mukaan molemmat tavaramerkit oli muodostettu soveltamalla alan yleistä nimeämiskäytäntöä, jossa yhdistyvät vaikuttava aine ja valmistajan nimi. Merkkien alkuun sisältyvä lyhenne PEG oli viittaus tuotteiden vaikuttavaan aineeseen polyetyleeniglykoliin, joten se tuli katsoa tuotteita kuvailevaksi osaksi, johon sekaannusvaaraa ei voitaisi perustaa. Merkkien loppuosa puolestaan viittasi tuotteiden valmistajaan, joten tästäkin syystä kuluttajat erottaisivat merkit toisistaan.

Alkuperäislääkkeiden nimet usein ns. fantasiasanoja

Markkinaoikeus katsoikin, että tällainen nimeämiskäytäntö on olemassa rinnakkaislääkkeiden osalta, vaikka sen soveltamisessa oli myös poikkeuksia. Toisaalta alkuperäislääkkeiden nimet ovat usein keksittyjä ns. fantasiasanoja. Tässä tapauksessa molemmat lääkkeet, Pegorion ja PEGORATIO, olivat rinnakkaisvalmisteita.

Keskivertokuluttajien ei kuitenkaan katsottu olevan tästä nimeämiskäytännöstä tietoisia. Ei voida olettaa, että kuluttajat ymmärtävät kirjainyhdistelmää PEG viittaukseksi polyetyleeniglykoliin tai edes vaikuttavaan aineeseen yleensä.

Koska kuluttajat eivät erota vertailtavissa tavaramerkeissä erikseen vaikuttavan aineen lyhennettä ja valmistajan tai markkinoijan nimeä, ei merkeissä ole kuluttajien kannalta erillistä hallitsevaa osaa tai toisaalta erottamiskyvytöntä osaa.

Sekaannusvaaraa arvioidaan kuluttajien kannalta

Kun otettiin huomioon merkkien samankaltainen ulkoasu ja lausuntatapa, niiden katsottiin olevan sekoitettavissa. Markkinaoikeus kielsi Ratiopharmin merkin PEGORATIO käytön ja mitätöi sen rekisteröinnin tavaramerkkilain vastaisena.

Lisäksi Ratiopharmin korvattavaksi tulivat hyvitys merkin käytöstä ja korvaus aiheutuneesta vahingosta, yhteensä 50 000 euroa, sekä Orionin oikeudenkäyntikuluja noin 136 000 euroa.

Kuten tämäkin tapaus korostaa, tavaroiden ja palveluiden sekaannusvaaraa arvioidaan nimenomaan kuluttajien näkökulmasta. Keskeistä arvioinnissa on se, miten kuluttajat ymmärtävät merkit.

Ellei jonkin termin tai lyhenteen merkitys ole kuluttajille tuttu, sitä ei myöskään voida pitää kuluttajien kannalta kuvailevana. Myöskään valmistajan nimen tai sen osan lisääminen käytettyyn merkkiin ei välttämättä estä sekaannusvaaraa aiempaan merkkiin nähden, mikäli merkit muuten ovat samanlaisia.

Tapauksen tarkastelu tuo esille huomionarvoisia näkökulmia siitä, mihin markkinaoikeus perustaa ratkaisunsa ja mitä on hyvä pitää mielessä ehkä jo omaa brändiä rakentaessa.

Tästä Markkinaoikeuden päätökseen (MAO:368/19).

Pähkäiletkö paraikaa tuotteesi tai palvelusi brändäämistä? Kuulisimme mielellämme lisää – IPR-huippuasiantuntijamme auttavat sinua kaikissa tavaramerkkiasioissa.