Miksi USA:n patenttivirasto hylkäsi hakemukseni, vaikka sille myönnettiin patentti Euroopassa?

Keksinnöllisyys on yksi patentin saamisen perusedellytys uutuuden ja teollisen käyttökelpoisuuden lisäksi. USA:ssa keksinnöllisyydestä käytetään termiä ”nonobviousness”, eli ei-ilmeinen, joka käytännössä vastaa Euroopan patenttiviraston käyttämää termiä ”inventive step”.

Keksinnöllisyydellä tarkoitetaan lyhyesti sitä, että keksinnön pitää erota olennaisesti jo tunnetusta tekniikasta eikä se saa olla ilmeinen alan ammattimiehelle. Keksinnöllisyyttä on selostettu tarkemmin blogissamme. Keksinnön ilmeisyys alan ammattimiehelle onkin usein hankalinta keksinnöllisyyden määrittämisessä ja voi helposti johtaa subjektiiviseen tulkintaan alan ammattimiehen taidoista.

Niin Euroopassa kuin USA:ssakin keksinnöllisyys perustuu jossain määrin samankaltaisiin lakivaatimuksiin, mutta käytännöt vaihtelevat huomattavasti. Olen huomannut tämän hämmentävän hakijaa, jonka Euroopan patenttiviraston käsittelyssä ollut hakemus on saatettu myöntää muutaman välipäätöksen jälkeen, kun taas USA:ssa on jouduttu tekemään jatkotutkimuspyyntö kerta toisensa jälkeen.

Miksi Euroopan patenttivirastossa käytetyt argumentit eivät aina päde USA:n patenttivirastossa?

USA:ssa keksinnöllisyyttä selvennetään patenttilakien lisäksi erilaisilla tuomioistuinten päätöksillä, joista tunnetuimpia ovat Graham- ja KSR-päätökset. Keksinnöllisyyttä määritettäessä aloitetaan yleensä Graham-tekijöistä määrittelemällä tunnetun tekniikan taso, tunnetun tekniikan ja keksinnön ero sekä alan ammattilaisen tietämyksen taso. Nämä tekijät ovat esillä myös Euroopan patenttiviraston käyttämässä ongelma-ratkaisu-menetelmässä.

Graham-menetelmässä voidaan tarkastella edellisten lisäksi toissijaisia tekijöitä, joita ovat kaupallinen menestys, pitkäaikaisen tarpeen tyydyttäminen ja aiemmat epäonnistumiset ongelman ratkaisemisessa. Näitä harvemmin kuitenkaan tarkastellaan Euroopan patenttivirastossa.

Valitettavasti Euroopan patenttivirastossa käytetyt keksinnöllisyysargumetit eivät aina toimi USA:n patenttivirastossa. Tämä voi johtua siitä, että Euroopassa alan ammattimiehen osaamistaso perustuu lähimmän tekniikan tason ja keksinnön eroihin sekä niistä muodostettuun ongelmaan, kun taas USA:ssa alan ammattimiehen osaamistaso määritetään useimmiten keksinnössä olevan ongelman avulla.

Alan ammattimieheksi katsotaan henkilö, joka on tietoinen hakemuksen jättöhetkellä olevasta tekniikasta ja kykenee normaaliin luovaan ajatteluun. Tunnettua tekniikkaa taas ovat lähteet, jotka kuuluvat keksinnön kanssa samaan tutkimusalaan tai liittyvät keksinnön ongelmaan.

Graham-menetelmää käytetään yleensä yhdessä KSR-päätöksessä esitettyjen tekijöiden kanssa selventämään alan ammattimiehen tietämyksen tasoa. KSR-menetelmän mukaan keksintö on ilmeinen, jos se yhdistää tunnettuja elementtejä tunnetulla tavalla, korvaa yhden tunnetun elementin toisella tai soveltaa tunnettua tekniikkaa samankaltaiseen tai toisenlaiseen laitteeseen tai alaan ennalta arvattavasti.

Ilmeistä on myös päätyä keksintöön valitsemalla keksintö rajatusta joukosta tai jos tunnetussa tekniikassa oleva opetus, ehdotus tai motivaatio ohjaa samaan keksintöön.  KSR-päätöksen mukaan voidaan siis olettaa, että alan ammattimies pystyy mekaanisesti yhdistämään eri tietolähteiden opetuksia käyttämällä maalaisjärkeä.

Tunnettujen komponenttien yhdistäminen toisiinsa voi olla joskus keksinnöllistä

Esimerkkeinä mainitsen kaksi USA:n patenttiviraston päätöstä, joista ensimmäisessä hakemus todetaan ilmeiseksi mutta toisessa ei.

Päätös Anderson’s-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co. koskee asfaltin levittämiseen käytettävää päällystyskonetta, joka yhdistää tunnetun lämpöpolttimen tunnettuun päällystyskoneeseen. Tunnettu tekniikka käyttää lämpöpoltinta asfaltin pehmentämiseen, mutta sitä ei käytetä jatkuvan kaistapäällystyksen aikaansaamiseksi. Molemmat komponentit olivat tunnettuja entuudestaan, eikä niiden yhdistäminen yhteen laitteeseen tuonut tuomioistuimen mielestä uutta tai erilaista toimintaa. Näin ollen vanhojen elementtien käyttö yhdessä oli ilmeistä alan ammattimiehelle.

Toinen päätös Adams koskee akkua, jossa on yksi magnesiumelektrodi ja yksi kuparikloridielektrodi, joka voidaan säilyttää kuivana ja aktivoida lisäämällä tavallista vettä tai suolavettä. Vaikka magnesium ja kuparikloridi ovat erikseen tunnettuja akun osia, tuomioistuimen mielestä tällaisten akkujen käyttö on epäkäytännöllistä. Tunnettujen vesiaktivoitujen akkujen käyttö onnistuu vain, kun niiden käyttö yhdistetään elektrolyytteihin, jotka ovat haitallisia magnesiumelektrodeille. Koska tekniikan taso opetti välttämään tunnettujen elementtien yhdistämistä, niiden onnistunut yhdistäminen oli ei-ilmeistä eli keksinnöllistä.

Kokenut patenttiasiamies ottaa huomioon eri virastojen käytäntöjen erot

Jo hakemuksen kirjoitusvaiheessa pyrin pitämään mielessä keksinnöllisyyteen liittyvät seikat, ja suosittelenkin patenttihakujen tekemistä ennen hakemuksen kirjoittamista. Patenttihakujen avulla selvitän tunnetun tekniikan tason ja pystyn paremmin keskittymään niihin asioihin, jotka erottavat keksinnön tunnetusta tekniikasta.

Välipäätösvaiheessa analysoin vaatimukset tarkkaan ja mietin, onko hakemuksen suoritusmuodot kuvattu riittävän tarkasti vaatimuksissa. Erityistä huomiota kiinnitän tutkijan viittaamiin kohtiin tunnetussa tekniikassa. Löydänkö kaikki tutkijan osoittamat asiat ja onko hän tulkinnut ne oikein? Kuinka keksintö eroaa tunnetusta tekniikasta ja onko asiat esitetty riittävällä tasolla myös vaatimuksissa?

Tarvittaessa harkitsen vaatimusten muokkaamista selventämään keksintöä. On myös mahdollista, että tutkija on tulkinnut vaatimukset väärin tai ymmärtänyt keksinnön väärin. Tällöin selvitän keksintöä tarkemmin vastineessa tai tarvittaessa pyydän haastattelua tutkijan kanssa.

Suosittelen avun pyytämistä patentointiprosessiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kokeneelta patenttiasiamieheltä, joka auttaa hakemuksen kirjoittamisessa ja osaa välipäätösvaiheessa ottaa huomioon eri virastojen käytäntöjen erot.