Miten turvaat tavaramerkkirekisteröintisi?

Tavaramerkin rekisteröiminen saattaa onnistua ongelmitta, mutta rekisteröinnin voimassa pitäminen voi olla toinen juttu. Tavaramerkin rekisteröiminen on tärkeä vaihe jokaisen yrityksen aineettoman omaisuuden suojaamiseksi, mutta vähemmälle huomiolle jää usein rekisteröinnin jälkeiset toimet, jotka voivat olla olennaisia rekisteröinnin voimassapitämiseksi. Tavaramerkin haltijan on suojauduttava käyttämättömyyteen perustuvilta kanteilta, vilpillisessä mielessä tehdyiltä hakemuksilta ja monilta muilta mahdollisilta sudenkuopilta.

Tavaramerkin rekisteröinnin keskeisin oikeus on kielto-oikeus kolmansia kohtaan. Tavaramerkin haltija saa yksinoikeuden käyttää tavaramerkkiä tietyissä tavara- ja palveluluokissa. Se on keskeisin väline brändin identiteetin ja myynnin suojaamisessa.

Kuten mihin tahansa omistukseen, myös tavaramerkkirekisteröintiin liittyy kuitenkin velvoitteita, poikkeuksia ja rajoituksia. Siksi on tärkeää tuntea tavaramerkkioikeuksien ja -suojan koko laajuus niissä maissa, joissa yritys harjoittaa liiketoimintaa.

Tavaramerkin haltijan tärkein velvoite on se, että rekisteröityä merkkiä on käytettävä tosiasiallisesti. Euroopassa tavaramerkin haltijan ei tarvitse aloittaa merkin käyttöä heti rekisteröinnin jälkeen, vaan käytössä on viiden vuoden ”armonaika”. Tämän jälkeen käyttö täytyy todistaa, jos kolmas osapuoli sitä vaatii.

“On tärkeää muistaa, että todistustaakka rekisteröidyn tavaramerkin käytön osoittamisesta kuuluu tavaramerkin haltijalle,” sanoo Jussi Mikkola, EU-tavaramerkkilakimies ja osakas Papula-Nevinpatista.

“Jos joku vaatii tavaramerkkirekisteröintiäsi menetettäväksi käyttämättömyyden perusteella, niin sinun täytyy esittää riittävä määrä objektiivisia todisteita siitä, että merkkiä on käytetty tosiasiallisesti kaikkien niiden tavaroiden ja palveluiden yhteydessä, joita varten se on rekisteröity.”

“Tavaramerkin käytön täytyy vastata sen haltijan liiketoiminnan laajuutta. Toisin sanoen, jos tavaramerkki on rekisteröity vaikkapa joillekin päivittäistavaroille, vaaditaan laajempaa näyttöä tavaramerkin käytöstä kuin jos kyseessä olisi tavaramerkki, joka on suojattu joillekin harvinaiselle tai erityiskäyttöön suunnatulle tuotteelle,” Mikkola selittää.

EU:n tavaramerkkidirektiivi ja tavaramerkkilaki eivät sisällä tyhjentävää listaa siitä, mitä hyväksytään todisteeksi ja mikä riittää rekisteröinnin voimassapitämiseksi, vaan käyttönäyttö arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tavaramerkin haltijan olisi kuitenkin pystyttävä esittämään esimerkiksi laskuja, mainos- ja myyntiesitteitä, asiakkaille suunnattua materiaalia ja muuta materiaalia, jossa tavaramerkki on esillä. On myös tärkeää, että todisteet on päivätty, jotta käyttö pystytään kohdistamaan tiettyyn ajankohtaan.

Tunne säännöt ja toimi nopeasti

Tavaramerkin haltijan toinen tärkeä velvoite on ryhtyä toimiin välittömästi, jos epäilee tavaramerkin väärinkäyttöä tai loukkausta.

“Toimi ripeästi, jos huomaat jonkun loukkaavan tavaramerkkiäsi, koska yleensä nopea reagointi helpottaa ongelman ratkaisemista,” Mikkola neuvoo. “Jos ollaan tilanteessa, jossa vastapuoli on aloittanut liiketoiminnan riidanalaisen tavaramerkin ympärille sekä saanut siihen joitain oikeuksia, on riidan ratkaisu aina vaikeampaa. Tällaisessa tapauksessa loukkaaja ei varmasti luovu oikeuksistaan puolustautumatta.”

Laajalti tunnettu tavaramerkki ei ole myöskään tae tavaramerkkiriidan voittamisesta. McDonald’s ja Amazon ovat molemmat hävinneet riitoja, koska ne eivät pystyneet esittämään riittävää käyttönäyttöä tai eivät tehneet sitä riittävän ajoissa.

Eräs tärkeä sääntö on, että tavaramerkkiä on käytettävä kaikissa niissä tavara- ja palveluluokissa, joissa se on rekisteröity. Jos merkki jää käyttämättä jossakin luokassa, voi uhkana olla merkin menettäminen käyttämättömyyden perusteella.

“Suomessa oli tapaus, jossa online-apteekkiketju haki erään Suomessa erittäin laajalti tunnetun vähittäiskauppabrändin tavaramerkin menettämistä käyttämättömyyden perusteella,” Mikkola kertoo. “Vähittäiskauppaketju ei kyennyt osoittamaan, että se käytti merkkejään kaikissa noin 25 suojatussa tavara- ja palveluluokassa.”

“Seurauksena oli, että vähittäiskauppaketju menetti rekisteröintinsä kaikissa muissa luokissa paitsi luokassa 35, joka kattaa erilaisten tuotteiden vähittäismyyntipalvelut. Tämä on hyvä muistutus siitä, että tavaramerkkiä pitäisi käyttää kaikkien niiden tavaroiden ja palveluiden yhteydessä, joita varten se on rekisteröity,” hän ohjeistaa.

Tavaramerkkirekisteröinnin maantieteellistä ulottuvuutta harkittaessa kannattaa huomioida tavaramerkkirekisteröinnin haltijan kielto-oikeus merkillä varustettujen tuotteiden viennissä. Tavaramerkkirekisteröinnin haltijan yksinoikeuteen kuuluu myös oikeus kieltää kolmatta osapuolta tuomasta kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita maahan tai viemästä niitä pois maasta.

“Kymmenisen vuotta sitten eräs suomalainen brändi, joka valmisti tuotteitaan Kiinassa, ei saanutkaan viedä tuotteitaan Suomeen. Kiinalainen toimija oli onnistunut rekisteröimään suomalaisyrityksen tavaramerkin Kiinassa, jossa yritys ei ollut suojannut tavaramerkkiään, koska sillä ei ollut Kiinassa myyntiä,” Mikkola muistelee.

“Kiinalainen toimija käytti rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeuttaan ja pyysi Kiinan tulliviranomaisia estämään suomalaisbrändin tavaroiden viennin pois Kiinasta,” hän kertoo. “Suomalaisyritys joutui käytännössä neuvottelemaan lisenssisopimuksen saadakseen omat tavaransa pois maasta.”

“Se oli kallis ja turhauttava oppitunti siitä, kuinka laajat oikeudet tavaramerkin rekisteröinnillä voi saada. Kiinassa on sittemmin lakimuutosten myötä tilanne tällaisten niin sanottujen vilpillisessä mielessä tehtyjen hakemusten suhteen hiukan parantunut. Siitä huolimatta on edelleen tärkeää rekisteröidä tavaramerkki Kiinassa,” Mikkola lisää.

Järjestelmä, jota on vaikea huijata

On tärkeää tietää, että tavaramerkkiä täytyy käyttää sen rekisteröidyssä muodossa, jotta merkin erottamiskyky ei muutu. Jotkut tuotemerkin haltijat voivat yrittää kiertää merkin käyttövelvoitetta muuttamalla merkkiä hieman tai kokonaan. Toiset taas voivat yrittää jättää uuden tavaramerkkihakemuksen identtiselle merkille. Kumpikaan näistä taktiikoista ei yleensä toimi.

“EU:n teollisoikeuksien virasto (EUIPO) suhtautuu hyvin tiukasti kaikenlaisiin tavaramerkin haltijoiden tekemiin rekisteröityä tavaramerkkiä koskeviin muutospyyntöihin. Kun tavaramerkkihakemus on jätetty, merkki suojataan yleensä juuri siinä muodossa, eikä siihen saa tehdä muutoksia,” Mikkola sanoo.

Jos yrittää rekisteröidä tavaramerkin, joka on identtinen saman haltijan jo aiemmin rekisteröidyn  tavaramerkin kanssa – tästä käytetään nimitystä ”evergreening” – se voidaan katsoa vilpillisessä mielessä tehdyksi hakemukseksi,” hän lisää.

Jotkut yritykset tarjoavat palveluja, joiden avulla voidaan seurata uusia tavaramerkkihakemuksia maailmanlaajuisesti siihen erikoistuneilla ohjelmistoilla. Ne käyvät läpi myös Amazonin kaltaisia verkkokauppapaikkoja mahdollisesti loukkaavien tavaramerkkien löytämiseksi ja ilmoittavat niistä tavaramerkin haltijalle. Mikkolan mukaan tällaiset palvelut ovat hyödyllisiä.

“Tavaramerkkivalvontapalvelun lisäksi suosittelen luomaan eri alueilla toimiville jälleenmyyjille ja muille kumppaneille riittävät kanavat, joiden kautta ne pystyvät kertomaan mahdollisesta tavaramerkkiloukkauksesta,” hän sanoo. “Näin tieto tulee perille nopeasti, ja voit ryhtyä tarvittaviin toimiin väärinkäytöksen lopettamiseksi.”

Katso aiheesta myös webinaarimme englanniksi tästä.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä, ole yhteyksissä Jussi Mikkolaan.