Onko Kesko McDonald’sin tiellä?

Liian kevyt suhtautuminen tavaramerkin menettämisvaatimukseen voi koitua kalliiksi

Monissa sananvapautta käsittelevissä artikkeleissa, blogeissa ja twiiteissä on muistuteltu siitä, kuinka oikeus tuo mukanaan myös velvollisuuksia. Myös omistusoikeuksiin liittyy erilaisia velvollisuuksia, joista tavaramerkkirekisteröinnillä suojattu oikeus ei tee poikkeusta. Tavaramerkkirekisteröinnin haltijan ensisijainen velvollisuus on käyttää tavaramerkkiä sen kattamille tavaroille ja palveluille.

Tavaramerkkirekisteröinnin haltijalla on velvollisuus käyttää tavaramerkkiä

Käyttövelvollisuus määritellään tavaramerkkilain 46 §:ssä, jonka mukaan tavaramerkin haltijan on otettava rekisteröity tavaramerkki käyttöön viimeistään viiden vuoden kuluttua rekisteröinnistä. Laissa täsmällisemmin määritellyn viiden vuoden ajanjakson jälkeen, kolmas osapuoli voi vaatia rekisteröintiä menetettäväksi käyttämättömyyden perusteella joko markkinaoikeudessa tai Patentti- ja rekisterihallituksen hallinnollisessa menettämisprosessissa.

PRH:n hallinnollinen menettämisprosessi otettiin käyttöön uutena oikeussuojakeinona 1.5.2019 voimaan tulleen tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Taustalla oli EU:n tavaramerkkidirektiivi, jossa edellytettiin jäsenvaltioiden säädettäväksi kevyempää ja kustannuksiltaan edullisempaa menettelyä tavanomaisen oikeusprosessin rinnalle koskien tavaramerkkien menettämis- ja mitätöintivaatimuksia.

Suomessa direktiivin tausta-ajatus toteutuu melko hyvin, sillä markkinaoikeudessa käytäviä tavaramerkkirekisteröinnin menettämiskanteita koskevat siviilioikeudelliset menettelysäännöt. Erityisesti riski vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta koetaan usein melko raskaaksi. PRH:n hallinnollisessa prosessissa tätä kuluriskiä ei lähtökohtaisesti ole ja osapuolet vastaavat omista kustannuksistaan.

Menettämiskanteissa todistustaakka tavaramerkin haltijalla

Menettämisvaatimuksen esittäjällä tulee yleensä olla jokin pätevä syy vaatimuksensa esittämiseen, mikä on perusteltua, sillä todistustaakka tavaramerkkirekisteröinnin menettämistä koskevissa vaatimuksissa kuuluu tavaramerkin haltijalle eikä vaatimuksen esittäjälle.

Tämä ns. käännetty todistustaakka on suomalaisessa oikeusjärjestelmässä varsin poikkeuksellinen, sillä yleensä vaatimuksen esittäjän tulee osoittaa vaatimuksensa perusteet ja todisteet. Syy poikkeukseen on käytännöllinen: tavaramerkinhaltijan on helpompi osoittaa tosiasiallinen käyttö, kuin vastapuolen osoittaa merkin käyttämättömyys.

Tavaramerkin haltijan tulee osoittaa merkin tosiasiallinen käyttö kaikille rekisteröinnin kattamille tavaroille ja palveluille tai vaihtoehtoisesti osoittaa pätevä syy käyttämättömyydelle. Oikeuskäytännössä tosiasiallisen käytön näyttötaakka on osoittautunut varsin korkeaksi ja usein tavaramerkkirekisteröinti menetetään joko kokonaan tai niiden tavaroiden ja palveluiden osalta, joissa tosiasiallista käyttöä ei pystytä osoittamaan.

Pätevä syy käyttämättömyydelle pystytään sen sijaan osoittamaan melko harvoin, koska monessa tapauksessa tämä edellyttää laillista estettä käyttämättömyydelle, kuten myyntiluvan saamisen viivästymistä tai muuta vastaavanlaista syytä.

Tämä käännetty todistustaakka ja tiukahko tosiasiallisen käytön näyttötaakka onkin osoittautunut erityisen tehokkaaksi vastatoimeksi reagoida erilaisiin yrityksiin kieltää tietyn tavaramerkin käyttö tai estää tavaramerkin hakeminen väiteprosessissa.

Kuvaavin esimerkki näyttötaakan tiukkuudesta löytyy reilun vuoden takaa, jolloin McDonald’s sai näpeilleen, kun se epäonnistui osoittamaan BIG MAC -EU-tavaramerkkirekisteröintinsä käytön.

EU:n teollisoikeuksien virasto katsoi, ettei McDonald’s osoittanut BIG MAC -tavaramerkin tosiasiasiallista käyttöä toimittaessaan käytön osoituksena erilaisia yhtiön sisäisiä asiakirjoja ja vastaavaa näyttöä. Liian kevyt ja hiukan ylimieliseltäkin vaikuttanut suhtautuminen menettämisvaatimukseen koitui kalliiksi.

K-logomerkkiä vaaditaan kumottavaksi

Patentti- ja rekisterihallituksessa on paraikaa vireillä hallinnolliset menettämisprosessit Kesko Oyj:n Suomessa hyvin tunnettua  K-logomerkkiä ja sen eri variantteja vastaan. Vaatimuksen esittäjä, kuopiolainen Oy Suomen Apteekkiyhtiö Ab, vaatii Keskon eri K-logomerkkejä kumottavaksi käyttämättömyyden nojalla. Tämänkin tapauksen taustat liittyvät Keskon aiemmin esittämiin vaatimuksiin Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n rekisteröimää verkkotunnusta k-apteekki.fi vastaan.

BIG MAC -tapaus on hyvä muistutus Keskolle toimia asiassa perusteellisesti, sillä liian yliolkainen suhtautuminen menettämisvaatimuksiin voi helposti kopsahtaa omaan nilkkaan.

Keskolle haaste on hyvin hankala ja työläs, sillä kumottavaksi vaaditut rekisteröinnit ovat erittäin laajat. Osa niistä kattaa kaksikymmentäkuusi Nizzan kansainvälisen luokitussopimuksen mukaista tavara- ja palveluluokkaa, jolloin yksittäisiä tavara- ja palvelunimikkeitä on kymmeniä tuhansia.

Näitä tunnettuja tavaramerkkejä koskevat esimerkkitapaukset voivat osua kenen tahansa tavaramerkkirekisteröinnin haltijan kohdalle, ja siten tavaramerkkiin liittyvä oikeasuhtainen käyttö ja sen riittävä dokumentointi voi osoittautua kullankalliiksi.

Näytön kerääminen siinä vaiheessa, kun menettämisvaatimus on vireillä, on usein yllättävän hankalaa, ja lähes poikkeuksetta se nostaa asiaan liittyviä kustannuksia. Tämä on kunkin rekisteröinnin haltijan hyvä pitää mielessä yrityksen koosta riippumatta.

Lue myös Kauppalehden tekemä artikkeli aiheesta.