Patenttivaatimusten muuttaminen Venäjällä väitekäsittelyn yhteydessä – IPR-tuomioistuimen päätös

1.7.2016
Venäjän IPR-tuomioistuimen presidiumi eli valitusaste antoi vähän aikaa sitten ratkaisun СИП-32/2015, jolla se piti voimassa IPR-tuomioistuimen ja Venäjän patenttiviraston valitusosaston aikaisemmat päätökset kumota venäläinen patentti 2222332 kokonaisuudessaan, koska keksinnön ei katsottu olevan uusi. Asiasta tekee erityisen mielenkiintoisen se, että patentinhaltija AstraZeneca AB ei saanut muuttaa väitekäsittelyssä itsenäistä patenttivaatimusta 1 lisäämällä siihen uusia piirteitä hakemuksen selitysosasta.

Epäitsenäiset patenttivaatimukset voivat antaa hyödyllistä liikkumavaraa niin patenttihakemuksen teknisen tutkimuksen aikana kuin myönnetyn patentin väitekäsittelyssäkin. Venäjän patenttilainsäädäntö antaa hakijalle rajoitetut mahdollisuudet tehdä vapaaehtoisia muutoksia patenttivaatimuksiin sen jälkeen, kun hyväksymispäätös on annettu. Hakemuksen käsittelyvaihe loppuu hyväksymispäätöksen antamiseen, ja tämän jälkeen hakija saa ainoastaan korjata ilmeisiä virheitä tai painovirheitä ja poistaa patenttivaatimuksia. Venäjällä ei ole olemassa vapaaehtoista menettelyä patenttivaatimusten suojapiirin rajoittamiseksi sen jälkeen, kun patentti on jo myönnetty. Vapaaehtoisia muutoksia saa tehdä ainoastaan hakemuksen käsittelyvaiheessa, ja silloinkin vain kerran. Patentinhaltija saa kuitenkin muuttaa patenttivaatimuksia väitekäsittelyn yhteydessä väitteentekijän huomautusten perusteella.

Uusien piirteiden lisääminen selitysosasta ei ole sallittua

Kuka tahansa voi yrittää kumota Venäjällä myönnetyn patentin sen voimassaoloaikana jättämällä väitteen Venäjän patenttiviraston valitusosastolle (Chamber of Patent Disputes). Väitekäsittelyn aikana patenttivaatimuksia voi muuttaa vain lisäämällä niihin epäitsenäisissä patenttivaatimuksissa esitettyjä piirteitä, eikä uusien piirteiden lisääminen yksinomaan hakemuksen selitysosan perusteella ole käytännössä sallittua. Tällainen menettelytapa saattaa tulla yllätyksenä patentinhakijoille, jotka olettavat, että patenttivaatimuksiin voi lisätä minkä tahansa piirteen, jolle löytyy tukiperusasiakirjasta.

Case AstraZeneca

Edellä mainittu väite AstraZenecan patentin kumoamiseksi jätettiin jo 28.8.2013. Venäjän patenttiviraston valitusosasto katsoi väitteentekijän huomautusten ja patentinhaltijan lausuman perusteella, että myönnetty patenttivaatimus 1 ei ollut uusi teknisessä tutkimuksessa esiin tulleeseen tunnettuun tekniikkaan verrattuna. Tämän vuoksi patentti kumottiin kokonaisuudessaan 28.10.2014. Valitusosasto ei hyväksynyt patentinhaltijan esittämiä muutettuja patenttivaatimuksia, koska ne sisälsivät ainoastaan hakemuksen selitysosassa kuvattuja piirteitä. Päätöksessä todettiin, että uusien piirteiden lisääminen myönnettyihin itsenäisiin patenttivaatimuksiin hakemuksen selitysosan perusteella on vastoin Venäjän patenttilainsäädännön valitus- ja väitekäsittelyä koskevia määräyksiä, koska tällöin tuloksena on kokonaan uusi vaatimusasetelma, jota ei ole tutkittu patenttihakemuksen teknisessä tutkimuksessa. Valitusosaston mukaan tällaisia muutoksia saa tehdä patenttivaatimuksiin vain hakemuksen käsittelyvaiheen aikana.

Patentinhaltija valitti päätöksestä IPR-tuomioistuimeen, jossa kolme teollisoikeuksiin erikoistunutta tuomaria arvioi valitusosaston menettelyä ja päätöksen lainmukaisuutta. Tuomioistuin antoi 26.6.2015 ratkaisun, jolla valitusosaston päätös pidettiin voimassa. Patentinhaltija teki kahden kuukauden määräajan sisällä valituksen IPR-tuomioistuimen presidiumille, joka on IPR-tuomioistuimen omia ratkaisuja tutkiva korkeampi aste. Presidiumin viisijäseninen lautakunta, johon kuului mm. IPR-tuomioistuimen johtaja Lyudmila Novoselova, ei kuitenkaan muuttanut alempien oikeusasteiden päätöksiä. Asiassa annettiin lopullinen ratkaisu 30.11.2015, ja siinä todettiin yksiselitteisesti, että patenttivaatimuksia ei saa muuttaa patentin myöntämisen jälkeen lisäämällä niihin uusia piirteitä selitysosasta. Tämä johtaisi patenttiin, jonka patenttivaatimuksia ei ole tutkittu hakemuksen teknisessä tutkimuksessa, jolloin patentin suojapiiri voisi muuttua kokonaan toisenlaiseksi. Tällä puolestaan saattaisi olla vaikutuksia kolmansien osapuolten etuihin.

Venäjällä myönnetyn patentin itsenäisiä patenttivaatimuksia voidaan muuttaa väitekäsittelyn yhteydessä lisäämällä niihin piirteitä vain myönnetyistä epäitsenäisistä patenttivaatimuksista. Suosittelemme, että keksinnön kaikki merkittävät piirteet ja sovellukset, joita ei ole esitetty alkuperäisen hakemuksen epäitsenäisissä patenttivaatimuksissa, otettaisiin huomioon tekemällä vapaaehtoisia muutoksia patenttihakemuksen teknisen tutkimuksen aikana ja lisäämällä hakemukseen uusia epäitsenäisiä patenttivaatimuksia. Tästä voi olla arvokasta apua mahdollista väitekäsittelyä ajatellen.

Ajankohtaista

Haemme patenttiasiamieheksi koulutettavaa

Kiehtooko sinua tekniikan lisäksi juridiikka? Entä jatkuva oppiminen läpi työuran? Haemme nyt patenttiasiamieheksi koulutettavaa innokasta oppijaa patenttiasiamiestrainee -ohjelmaamme.

Mikä ihmeen EQE-koe?

Useille EQE on elämän ensimmäinen koe tai tentti, jota ei läpäisekään - ei ehkä koskaan. Lue asiantuntijamme Satu Lehesrannan blogista, mistä kokeessa on kyse.

Patenttiasiamies Linda Norrgård aloittaa Papula-Nevinpatin kemia- ja prosessitekniikka -tiimissä 1.4.2019

Patenttiasiamies, DI Linda Norrgård vahvistaa Papula-Nevinpatin IPR-huippuasiantuntijoiden joukkoa 1.4.2019 alkaen. Linda on vaikuttanut patenttialalla jo vuodesta 2008 lähtien, ja hän on tehnyt valtaosan työurastaan patenttitoimistoissa.

Eurooppapatenttiasiamies Miika Tupala liittyy Papula-Nevinpatin IPR-asiantuntijajoukkoon

Papula-Nevinpatin IPR-huippuasiantuntijoiden joukko kasvaa, kun DI, eurooppapatenttiasiamies Miika Tupala aloittaa patenttiasiamiehenä 1.4.2019.